La tutela del marchio d’impresa

Avv. Francesca De Carlo

La disciplina di tutela del marchio d’impresa è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs n. 30/2005, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 34/2020 e dal D. L. 16/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31) e in alcune norme del codice civile (in particolare negli articoli contenuti nel Capo III, titolo VIII, Libro V).

L’articolo 7 del C.P.I, non offre una definizione univoca di marchio ma evidenzia che: “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.

Per ricevere idonea tutela giuridica, il marchio deve possedere i caratteri della novità, dell’originalità e della liceità. La registrazione di un marchio di impresa, garantisce al suo titolare l’uso esclusivo dello stesso così da inibirne l’uso da parte di terzi.

Inoltre, egli può cederlo, affittarlo e sfruttarlo commercialmente tramite cessioni, concessioni di licenze, merchandising, franchising. Il marchio registrato rappresenta un bene immateriale che contribuisce all’incremento del patrimonio aziendale.

La procedura di registrazione di un marchio è divisa in due fasi: nella prima, l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti provvede alla verifica della correttezza dei requisiti formali della domanda di registrazione e alla sussistenza dei caratteri succitati della originalità, della liceità e della novità.

Successivamente la domanda di marchio viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale dei marchi e, dalla data di pubblicazione, i titolari di diritti anteriori, hanno a disposizione tre mesi per presentare opposizione alla domanda di deposito, dimostrando la sussistenza di un reale pericolo di confusione tra i marchi in conflitto e, soprattutto, a pena di inammissibilità, l’identificazione del marchio successivo potenzialmente lesivo, l’indicazione dei prodotti e dei servizi sui quali è basata l’opposizione e i motivi sui quali si fonda la stessa.

Ricevuto l’atto di opposizione, l’Ufficio provvede alla notifica, assegnando un termine di due mesi alle parti per addivenire ad un accordo ovvero al richiedente della domanda opposta per accogliere le istanze dell’opponente, ritirando o limitando la domanda di marchio, così da chiudere il procedimento.

Su istanza congiunta delle parti, il termine di due mesi, è prorogabile fino ad un anno, a decorrere dalla data della ricezione della prima comunicazione dell’Ufficio. In caso di accordo, il procedimento di opposizione si estingue.

Se, al contrario, al termine del periodo prescritto per raggiungere l’accordo di conciliazione, la domanda di registrazione del marchio non viene ritirata, l’opponente, entro il termine perentorio di due mesi, dalla data di scadenza per raggiungere l’accordo, deve inviare all’Ufficio, la documentazione di cui all’art. 176 CPI (copia della domanda di registrazione del marchio, la documentazione attestante il diritto di priorità o di preesistenza di cui beneficia, ogni altra documentazione attestante i fatti addotti).

Il richiedente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, può presentare le proprie deduzioni ed entro lo stesso termine può, altresì, depositare l’istanza per la prova d’uso, con la quale chiede all’opponente di dimostrare l’uso effettivo e reale del marchio.

L’Ufficio, ricevute entrambe le memorie, potrà emettere la decisione che potrà essere di accoglimento totale o parziale dell’istanza di opposizione oppure di rigetto della stessa.

La decisione è appellabile innanzi alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135 CPI, un organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni assumono forma di ordinanze, di decreti o di sentenze: queste ultime sono definitive e sono direttamente impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione.

Allorquando non si raggiunga un accordo in via stragiudiziale od anche non sia esperibile l’atto di opposizione finora illustrato, il titolare del marchio antecedente potrà avviare un’azione di contraffazione oppure, se l’azione è avverso un marchio già depositato e registrato, un’azione di nullità innanzi al Tribunale delle imprese, (istituito con D. L. 24 gennaio 2012, convertito in L. 27/2012), Sezioni Specializzate di Tribunale e di Corti d’appello.

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